I. OBJET DE LA PROTECTION

1. 1. Divulgation du dessin ou modèle non enregistré

La Cour de justice a rendu son arrêt dans l’affaire FERRARI (CJUE, 28 oct. 2021, Aff. C-123/20 ; Droit des dessins et modèles interne et communautaire, par J.C Galloux et P. KAMINA, Dalloz n°28, 4 août 2022, 1433) en faisant siennes les conclusions de l’avocat général (conclusions de l’avocat général M. Henrik Saugmandsgaard, 15 juill. 2021, aff. C-123/20 ; nos obs., Un an de jurisprudence communautaire, Propr. industr., nov. 2021, p. 25).

Rappelons que FERRARI a introduit une action en contrefaçon contre l’un de ses concurrents, fondée sur plusieurs DMCNE constitués de l’apparence d’une partie de la FERRARI FXX K composée d’un certain nombre d’éléments de carrosserie. Pour justifier de ses droits, elle a communiqué des photographies, publiées dans la presse, montrant des vues d’ensemble de sa voiture.

La juridiction de renvoi demandait, tout d’abord, à la Cour si la divulgation au public, au sens de l’’article 11 § 2 du règlement n° 6/2002, de l’image d’un produit dans son ensemble vaut également divulgation de dessins ou modèles des parties de ce produit.

De manière parfaitement nette, la Cour répond par l’affirmative, en considérant que ces dispositions n’imposent pas « aux créateurs une obligation de divulgation distincte de chacune des parties de leurs produits pour lesquelles ils souhaitent bénéficier d’une protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré ».

Ainsi, la divulgation du tout n’empêche pas le créateur de pouvoir revendiquer une partie de son produit dès lors, souligne la Cour, que la partie invoquée est « clairement identifiable ».

Cette solution, qui évite aux créateurs d’avoir à divulguer distinctement chacune des parties de leurs produits, est conforme à l’objectif de simplicité et de rapidité qui, comme le rappelle la cour, « a justifié l’instauration du dessin ou modèle communautaire non enregistré ».

En outre, elle ne contrevient pas à « la sécurité juridique des tiers », le modèle communautaire non enregistré impliquant « par nature une réduction du niveau de cette sécurité par rapport à celle résultant des dessins ou modèles communautaires enregistrés », le titulaire d’un DMCNE bénéficiant également d’une protection moindre, qu’il s’agisse de la durée de ses droits ou de leur étendue.

La Cour répond, ensuite, à la question de savoir si, pour apprécier son caractère individuel, l’apparence de la partie du produit qui est revendiquée doit être « autonome par rapport au produit dans son ensemble ».

S’appuyant sur la définition de la notion de dessin et modèle, telle qu’elle ressort de l’article 3 sous a) du règlement, et reprenant à son compte la définition qu’avait retenue l’avocat général de l’expression « une partie du produit », laquelle s’entend « d’une section du « tout » que constitue le produit », la Cour estime que pour être susceptible de bénéficier de la protection comme DMCNE, la partie du produit « doit être visible et délimitée par des caractéristiques qui constituent son apparence particulière, à savoir par des lignes, des contours, des couleurs, des formes ou encore une texture particulière. Cela suppose que l’apparence de cette partie de produit ou de cette pièce de produit complexe soit capable, par elle-même, de produire une impression globale et ne puisse pas se fondre complètement dans le produit d’ensemble ».

Cette décision qui s’appuie sur la définition du dessin ou modèle permet d’assurer une bonne protection aux créateurs qui n’ont pas procédé à des dépôts.

PG

B. Visibilité lors de l’utilisation normale du produit complexe

L’avocat général Maciej Szpunar a rendu ses conclusions dans l’affaire MONZ portant sur deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation des paragraphes 3 et 4 de l’article 3 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (Conclusions de l’AG Maciej Szpunar, 8 sept. 2022, aff. C-472/21, Monz Handelsgesellschaft International mbH &Co. KG/Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG).

Dans l’affaire au principal l’Office et la Cour des brevets allemands divergeaient sur l’interprétation à donner à la condition de visibilité de la pièce d’un produit complexe lors de l’utilisation normale de ce produit par l’utilisateur final. Le modèle en cause consistait en la face inférieure d’une selle de vélo, de fait invisible lorsque le produit est utilisé conformément à sa fonction principale – quand le conducteur roule sur son vélo.

Après une analyse de l’objectif poursuivi par le législateur communautaire dans cette disposition et de son ancrage dans la problématique des pièces détachées, l’avocat général propose d’opter pour une interprétation large de la notion d’utilisation normale. Tout d’abord il choisit de ne pas restreindre la notion d’utilisateur final au seul conducteur du vélo, mais d’admettre le point de vue de tiers, par exemple ceux qui peuvent apprécier le design du vélo dans la rue (pts 34-35, pt. 43). Ensuite, il propose de ne pas limiter l’utilisation normale à la fonction principale du produit (transport de personnes), mais d’envisager « toutes les situations qui peuvent raisonnablement se présenter » (pt. 46). Ainsi, « tous les actes susceptibles d’être entrepris par l’utilisateur final d’un produit dans le cadre de son utilisation du produit doivent relever de la notion d’« utilisation normale », à l’exception de ceux qui en sont expressément exclus » (pt. 39). Enfin, l’avocat général préconise de donner un sens restrictif à l’interprétation des actes expressément exclus de l’utilisation normale, soit « l’entretien, le service et la réparation » (pt. 41), pour ne retenir que « les actes effectués en sus de l’utilisation du produit, tels que le contrôle technique, l’entretien périodique ou encore la réparation proprement dite », à l’exception donc d’actes habituels, tels que le lavage et le nettoyage du produit (pt. 42).

NK

C. Formes dictées par la fonction technique du produit

Concernant l’application de l’exclusion prévue à l’article 8(1) du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, on relève que le Tribunal a rejeté le recours contre une décision d’annulation, dans lequel le requérant soulevait notamment l’existence de formes alternatives et apportait une déclaration sous serment du créateur du modèle (Trib. UE, 26 janv. 2022, aff. T-325/20, Unger Marketing International c/ EUIPO, Orben Wasseraufbereitung). Les juges ont rappelé que la multiplicité des formes n’est pas une circonstance suffisante, par elle-même et en elle seule, en la matière (pt. 70), et qu’une déclaration provenant d’une personne liée à la société qui l’invoque devait être corroborée par d’autres éléments de preuve (pt. 72), ce qui n’était pas fait. En outre, comme la déclaration indiquait que le créateur avait choisi parmi plusieurs options l’apparence la plus simple et la plus élégante, alors même que celle-ci n’était pas la plus efficace pour accomplir la fonction du produit, le Tribunal a indiqué qu’« en tout état de cause, le simple fait qu’une telle caractéristique n’offrirait pas la solution la plus efficace (…) ne signifie pas qu’elle aurait été choisie pour son aspect visuel » (pt. 73). Et de soulever que la notion d’élégance évoquée par le créateur n’est qu’une « allégation purement subjective » (pt 74).

Notons à cet égard la parution de deux rapports d’études publiées par les Chambres de recours de l’EUIPO, qui mettent en avant une pratique en phase avec la jurisprudence de la Cour de justice et notamment l’arrêt DOCERAM (EUIPO, Boards of Appeal, Consistency Circle Designs, Case-law Research Report – Identification of the features of a design under Article 8(1) CDR, January 2022 et Case-law Research Report – Proof of technical function of a design under Article 8(1) CDR, January 2022). Le premier rapport analyse la jurisprudence et la pratique décisionnelle de l’office relative à la preuve de l’impact de la fonction technique, le second fait état de la pratique sur la question de l’identification des caractéristiques d’un dessin ou modèle dictées par la fonction technique du produit.

NK.

II. ACTION EN NULLITE

A. Motifs absolus.

Le Tribunal de l’Union Européenne confirme sa jurisprudence en approuvant une décision de l’EUIPO ayant estimé que le fait qu’un dessin ou modèle antérieur, invoqué au soutien d’une action en nullité fondée sur les dispositions de l’article 25, paragraphe 1, sous b du règlement (défaut de nouveauté ou de caractère individuel), ait été déclaré nul, est sans incidence sur la recevabilité de la demande en nullité (TUE, 22 sept. 2021, aff. T.503/20 ; TID Kontrolni Sistemi EOOD c/ EUIPO, Sigmatron EOOD).

Pour que la demande en nullité soit recevable, il faut qu’elle contienne les éléments que mentionne l’article 28, paragraphe 1, sous b, v) du règlement 2245/2002, à savoir « d’une part, l’indication et la reproduction du dessin ou modèle antérieur et d’autre part, les documents prouvant l’existence de ce dessin ou modèle antérieur ».

Or ces dispositions, pas plus que les articles 5 et 6 du règlement n° 6/2002 auxquels elles renvoient, n’exigent que le dessin ou modèle antérieur soit enregistré.

Il importe donc peu que le dépôt d’un dessin ou d’un modèle invoqué comme antériorité ne soit pas valable puisqu’il n’en demeure pas moins apte à révéler l’état de l’art antérieur, dès lors qu’il a été divulgué au public.

Et la publication de l’enregistrement d’un modèle est bien, comme le rappelle la Cour en visant l’article 7, paragraphe 1 du règlement n° 6/2002, « l’un des modes de divulgation au public d’un dessin ou d’un modèle, de sorte que cette publication peut constituer la preuve de l’existence et de l’antériorité de la divulgation au public du dessin ou modèle contesté ».

Ainsi, comme l’avait déjà souligné le TUE dans une autre affaire, seule doit être prise en compte « […] la circonstance que le dessin ou modèle antérieur ait fait l’objet d’une divulgation et non l’étendue de la protection accordée audit dessin ou modèle qui découlerait de la validité de son enregistrement » (TUE, 16 juin 2021, aff. T.187/20, Davide Goppi Srl c/ EUIPO, Viabizzuno Srl).

PG

Degré de liberté du créateur

Le Tribunal a eu l’occasion de préciser cette année dans une affaire portant sur l’apparence de « poupées mannequins », que les canons de beauté, pas plus que d’autres tendances générales en matière de design, ne peuvent être considérées comme un facteur limitant la liberté du créateur (Trib. UE, 1^er déc. 2021, aff. T-84/21, Jieyang Defa Industry c/ EUIPO, Mattel, pt. 36-40). Il en résulte que deux têtes de poupées de forme ovale, aux caractéristiques et proportions identiques, un maquillage très similaire, ne produisaient pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente. Cela était le cas même si le modèle contesté n’avait pas de cheveux à la différence du modèle antérieur – le crâne du premier n’était pas une caractéristique essentielle, invisible par l’utilisateur final, l’argument selon lequel des cheveux très différents pouvaient y être appliqués par la suite n’étant pas pertinent.

Dans une autre affaire, le Tribunal a rappelé les différences entre le degré de liberté du créateur et la notion de saturation de l’état de l’art (Trib. UE, 15 juin 2022, aff. T-380/20, Tubes Radiatori c/ EUIPO, Antrax It, spéc. pts 32-64). Si le degré de liberté du créateur s’apprécie au vu des contraintes objectives qui pèsent sur le créateur (fonction technique, prescriptions légales, etc.), la saturation peut, elle, être établie à partir de l’existence de nombreux dessins et modèles présentant les mêmes caractéristiques d’ensemble que le dessin ou modèle en cause, ce qui n’est pas aisé à prouver, comme le montre le cas d’espèce.

NK

III. PROCEDURE

A. Intérêt à agir

La chambre de recours de l’EUIPO déclare nul un dessin ou modèle communautaire correspondant à un pendentif en forme de cœur sur lequel est illégalement reproduit une marque européenne, en même temps qu’elle accueille la demande du déposant visant à maintenir son modèle, mais sous une forme modifiée (suppression de la gravure litigieuse).

Non satisfait d’avoir obtenu la nullité partielle du dessin ou modèle, le titulaire de la marque européenne persiste en saisissant le tribunal de l’UE pour voir annuler la décision de la chambre de recours en ce qu’elle fait droit à la demande de maintien.

Se pose donc la question de l’intérêt à agir de la société requérante, dans la mesure où son unique demande en nullité a déjà été satisfaite.

 

L’ordonnance du tribunal, dont la clarté et la pédagogie sont à relever, indique que « (…) L’annulation de la décision attaquée ne saurait avoir des conséquences juridiques dans le chef de la requérante » et ne lui procurerait « aucun bénéfice ». Accueillir une telle action « reviendrait à permettre à la requérante de s’ingérer dans la partie de la procédure qui ne la concerne pas (…) ».

 A contrario, la requérante n’aurait pas été irrecevable pour défaut d’intérêt à agir si, elle s’était fondée sur l’absence de nouveauté et/ou de caractère individuel du modèle, invocable par tous, et non sur un motif relatif de nullité (TUE 25 octobre 2021, ord. T-329/20 – 4B Company / EUIPO – Deenz).

FD

B. Conflits de juridiction et de loi

La Cour de justice a rendu, le 3 mars 2022, (CJUE, 3 mars 2022, aff. C-421/20 ; Droit des dessins et modèles interne et communautaire, par J.C Galloux et P. KAMINA, Dalloz n°28, 4 août 2022, 1442) une décision intéressante sur la question de la compétence du tribunal saisi d’une action en contrefaçon, d’une part, et de la loi applicable aux demandes « annexes », d’autre part.

Pour rappel, une société italienne, ACACIA, qui fabrique en Italie des jantes de voiture qu’elle distribue, notamment en Allemagne, et pour lesquelles elle fait de la publicité en ligne à destination des consommateurs allemands, est assignée en contrefaçon devant les tribunaux allemands par BMW, titulaire de nombreux dessins ou modèles communautaires de jantes.

C’est l’occasion pour la Cour de préciser, à nouveau, que lorsque le contentieux est porté devant le tribunal du lieu où les faits de contrefaçon ont été commis ou menace de l’être, la compétence juridictionnelle est logiquement limitée à ce territoire, au sens de l’article 83§2 du règlement n°6/2002, et non étendue à toute l’UE, puisqu’à la différence de la règle du forum rei, ce n’est pas le fait générateur de la contrefaçon qui fonde la compétence mais le fait dommageable lui-même.

Ensuite, concernant le droit applicable aux demandes « annexes » tendant à l’octroi de dommages et intérêts, à la fourniture d’informations ou bien encore au rappel des circuits commerciaux, la Cour considère que dans le cadre d’une action engagée sur le fondement de l’article 82§5 du règlement n°6/2002, le tribunal doit appliquer sa propre loi (pt. 51).

En n’obligeant pas le tribunal saisi à appliquer la loi de l’acte de contrefaçon initial, qui lui serait étrangère (pt 49), la Cour fait alors coïncider le droit applicable aux mesures d’interdiction et aux demandes « annexes » avec le droit du tribunal saisi.

Outre la cohérence et la simplicité de l’interprétation des juges luxembourgeois de l’article 8§2 du règlement n° 864/2007 dit « Rome II », cette décision permet aussi de respecter le principe fondamental de la lex protectionnis (considérant 26 du règlement n° 6/2002).

Au surplus, elle s’inscrit dans le courant de la jurisprudence AMS NEVE du 5 septembre 2019 (CJUE, 5 novembre 2019 aff. C-172/18) que les juges visent à plusieurs reprises.

Si elle s’oppose aux conclusions de l’avocat général (conclusions de l’avocat général M. Maciej Szupunar du 18 octobre 2021), elle ne contredit pas la solution de l’arrêt NINTENDO, du 27 septembre 2017, ayant retenu la loi du pays dans lequel le fait générateur de la contrefaçon a été commis (CJUE, 27 septembre 2017, aff. C-24/16 et C-25/16). Dans cette dernière affaire, la situation était bien différente, s’agissant d’une action diligentée à l’encontre de plusieurs codéfendeurs, dont un à qui il était reproché des actes de contrefaçon commis dans plusieurs Etats membres, et en aucun cas d’une action « ciblée » contre un unique défendeur.

FD

C. Questions de preuves

En se fondant sur une jurisprudence en soit établie, le Tribunal de l’UE valide la décision de la chambre de recours qui avait retenu la divulgation d’un modèle sur une page de blog en indiquant ce qui suit : « la simple possibilité abstraite que le contenu ou la date d’un site Internet soit manipulé ne constitue pas un motif suffisant pour remettre en cause la crédibilité de la preuve constituée par la capture d’écran dudit site Internet. Cette crédibilité ne peut être remise en cause que par l’invocation de faits qui suggèrent concrètement une manipulation » (Trib. UE, 20 oct. 2021, aff. T-823/19, JMS Sports sp. z o.o. c/ EUIPO, Inter-Vion S.A., pt. 49).

Par ailleurs, le Tribunal souligne que dans le cadre d’une action en nullité, en vue de préserver l’intérêt légitime du titulaire et assurer le bon déroulement de la procédure, il faut éviter une « perpétuelle mutation » de l’objet du litige (Trib. UE, 27 avril 2022, aff. T-327/20, Group Nivelles, EUIPO, Easy Sanitary Solutions, pt. 53). Dès lors dans le cadre de la procédure  en nullité « l’EUIPO doit examiner les seuls dessins ou modèles antérieurs identifiés dans la demande en nullité, et non d’autres dessins ou modèles invoqués postérieurement à titre de dessins ou modèles antérieurs » (pt. 56). Certes, l’article 63§ 2 du règlement n° 6/2002 autorise l’Office à prendre en compte des preuves supplémentaires, mais cela ne doit pas impliquer un élargissement du cadre juridique de la demande (pt 60).

Les preuves supplémentaires évoquées ci-dessus peuvent être des représentations plus nettes ou tout autre preuve d’une divulgation antérieure précédemment invoquée. Dès lors qu’il est exercé de façon objective et motivée, la chambre de recours peut faire usage de son pouvoir d’appréciation conféré par l’article 63§2 du règlement n° 6/2002 et accepter de prendre en compte des annexes supplémentaires produites devant elle pour la première fois (Trib. UE, 10 nov. 2021, aff. T-443/20, Sanford c/ EUIPO, Avery Zweckform).

Enfin, force est de constater, qu’il n’y a pas lieu de juger irrecevable sur le fondement de l’art. 52§ 3 du règlement (CE) n° 6/2002 une action en nullité devant l’EUIPO en raison de l’autorité de la chosée acquise par une décision nationale, si le demandeur en nullité apporte pour prouver la divulgation de nouvelles antériorités. En effet, «  l’identité de cause implique non seulement le même fondement juridique, c’est-à-dire l’invocation des mêmes dispositions légales à l’appui des demandes, mais également sur les mêmes faits, et notamment sur les mêmes dessins ou modèles en conflit » (Trib. UE, 17 nov. 2021, aff. T-538/20, Marcos Guash Pubill c/ EUIPO, Nap-Kings, SL, pt 20).

NK.